AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE DIREITOS AUTORAIS E MARCA, CARACTERIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DOS AUTORES.
PRELIMINARES – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTUS LEGIS – DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTO NO ROL DO ART. 82 DO CPC – DESNECESSIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DECISÃO FINAL DO INPI – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO – PERDA DO OBJETO – PREFACIAIS RECHAÇADAS.
– Tratando os autos de questão pessoal dos autores que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 82 do Código de Processo Civil, não é de se falar em necessária atuação do Ministério como fiscal da lei, pois não se vislumbra caráter público a ser tutelado que justifique tal intervenção.
– Postulando a parte a suspensão do processo até decisão final de processo administrativo que já se encontra concluído, carente de objeto o pleito de suspensão.
TUTELA AUTORAL – “UP – UNIDADE DE PRODUÇÃO” – PRODUTO QUE CORRESPONDE A UM MÉTODO OU SISTEMA – PRODUÇÕES INTELECTUAIS NÃO TUTELADAS PELO DIREITO AUTORAL – ART. 8º, INC. I DA LEI N. 9.610/98.
– Depreende-se do artigo 8º, inc. I da Lei 9.610/98 que métodos e sistemas não são tutelados pelo direito autoral, isto porque o direito autoral protege o que está no mundo físico, devendo as idéias, métodos e sistemas, para serem tuteladas por aquela espécie de direito, estarem exteriorizadas em um suporte, conforme preceitua o artigo 7º, caput daquele diploma legal.
PUBLICAÇÕES LITERÁRIAS SOBRE O MÉTODO UP – REGISTROS DAS MESMAS – AUTORES QUE FUNDAMENTAM O DIREITO AUTORAL NO FATO DAQUELES REGISTROS E POSTULAM A ABSTENÇÃO DO USO PELOS REQUERIDOS DO MÉTODO – DIVERSIDADE DO DIREITO AUTORAL SOBRE OS LIVROS E SOBRE O USO DA UP.
– Os livros publicados acerca do método em discussão nestes autos, nos quais se demonstram as premissas daquele método, são tutelados pelo direito autoral, como dispõe o art. 7º, inc. I da Lei n. 9.610/98. No entanto, o direito autoral sobre os livros não confere a tutela autoral sobre o uso do método lá analisado, eis que direitos autorais diversos.
CONCORRÊNCIA DESLEAL.
ART. 195, INC. XI DA LEI 9.279/96 – IDÉIAS ACERCA DO MÉTODO QUE SE TORNARAM PÚBLICAS COM AS PUBLICAÇÕES LITERÁRIAS – EXCEÇÃO LEGAL MENCIONANDO A NÃO OCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PELO FATO DE USO DE INFORMAÇÕES DE CONHECIMENTO PÚBLICO.
– “Como as motivações e os efeitos da concorrência leal e da desleal são idênticas, a diferença entre elas se encontra no meio empregado para conquistar a preferência dos consumidores.” (Fábio Ulho Coelho. Curso de Direito Comercial. 6ed. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 190)
– De acordo com a ressalva legal constante do art. art. 195, inc. XI da Lei 9.279/96, as informações públicas utilizadas por empresários em suas atividades mercantis não tipificam o crime de concorrência desleal na modalidade retro referida.
CONTRATO DE LICENCIAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES PERMITINDO AOS REQUERIDOS A COMERCIALIZAÇÃO DA “UP – UNIDADE DE PRODUÇÃO” NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DOS REQUERIDOS – PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA APRESENTADO POR ESTES NO INPI – CONDUTA QUE NÃO SE QUALIFICA COMO ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO MESMO NÃO SENDO CONFERIDO O DITO REGISTRO AOS POSTULANTES DESTE.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ATOS QUE CARACTERIZARIAM CONCORRÊNCIA DESLEAL – INCOMPROVADOS OS PREJUÍZOS, O DESVIO DA CLIENTELA – ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AOS REQUERENTES – ART. 333, INC. I DO CPC.
– Para a configuração de concorrência desleal, imprescindível a demonstração da finalidade de atrair ou desviar a clientela de uma empresa para outra e dos prejuízos advindos de tal prática, ônus probatório este que cabe ao requerente da indenização respectiva.
CONCORRÊNCIA DESLEAL INOCORRENTE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DIANTE DO USO INDEVIDO DA MARCA APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL – PROTEÇÃO DO DIREITO MARCÁRIO QUE SÓ SE FAZ COM O DEVIDO REGISTRO NO INPI – REGISTRO INOCORRENTE – PRESSUPOSTOS DA RESPOSABILIDADE CIVIL INDEMOSNTRADOS – ATO OMISSIVO OU COMISSIVO DOS REQUERIDOS TENDENTE A PREJUDICAR OS REQUERENTES E EXISTÊNCIA DE DANOS IMCOMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DESCABIDA.
– “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.” (art. 129 da Lei n. 9.279/96, grifos nossos)
– Alegando a parte a ocorrência de dano moral e material, e restando indemonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, dentre eles: a atuação omissiva ou comissiva da parte adversa, tendente a prejudicar o postulante, bem como a concreta existência dos mencionados danos, é de se negar as indenizações postuladas.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 2003.004336-5, da Comarca de Brusque (2ª Vara), em que são apelantes Tecnosul Engenharia de Sistemas Ltda. e Valério Allora, sendo apelados Kamp Consult Ltda. e Ernst Otto Helmert Kamp:
ACORDAM, em Segunda Câmara de Direito Comercial, por votação unânime, negar provimento ao recurso.
Custas na forma da lei.
I -RELATÓRIO:
Trata-se de apelação cível em face de sentença que, em “ação ordinária de abstenção de uso de direitos autorais e marca, concorrência desleal, com preceito cominatório cumulada com ressarcimento de danos materiais e morais” aforada por Tecnosul Engenharia de Sistemas Ltda. e Valério Allora, ora apelantes, contra Kamp Consult Ltda. e Ernst Otto Helmert Kamp, ora apelados, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estes nos termos do artigo 20, §4º do Código de Processo Civil.
Alegam os apelantes, preliminarmente: a necessidade de manifestação do Ministério Público durante o curso do feito, bem como que o processo deveria ser suspenso até decisão final do INPI acerca da titularidade da marca “UP – Unidade de Produção” no processo de nulidade de registro apresentado pelos apelantes junto ao INPI no processo de pedido de registro interposto pelos apelados junto àquele órgão. No mérito, em síntese, argúem que: a “UP – Unidade de Produção” é uma obra derivada e como tal é protegida pelo direito autoral, a teor do artigo 7º, inciso XI da Lei n. 9.610/98; os apelantes detém os direitos autorais sobre a “UP – Unidade de Produção”, diante da anterioridade do uso da marca; está comprovada a autoria do Sr. Franz Allora sobre o desenvolvimento da “UP – Unidade de Produção”; é notória referida autoria; os apelados utilizaram-se indevidamente do método “UP”, pois comercializaram-no sem autorização dos apelantes, apontando como sua a autoria; a sentença recorrida não se pronunciou acerca da ocorrência do crime de concorrência desleal. Postulam, por fim, o provimento do recurso, a fim de condenar os apelados em indenização correspondente ao descumprimento contratual havido.
Contra-arrazoado o recurso, os autos ascenderam a esta Superior Instância.
É o relatório.
II -VOTO:
Inicialmente uma síntese da pretensão exordial faz-se necessária.
Tecnosul Engenharia de Sistemas Ltda. e Valério Allora ajuizaram “ação ordinária de abstenção de uso de direitos autorais e marca, concorrência desleal, com preceito cominatório cumulada com ressarcimento de danos materiais e morais” contra Kamp Consult Ltda. e Ernst Otto Helmert Kamp, tendente a compelir os requeridos a cessarem de forma definitiva o uso, divulgação e utilização por qualquer meio, de produtos e serviços relacionados à “UP – Unidade de Produção”, que infringem os direitos autorais dos requerentes, bem como a condenação dos requeridos ao ressarcimento de todos os danos causados aos autores em decorrência dos atos praticados.
Ressumbra do caderno processual que o Sr. Franz Allora, sócio fundador da empresa requerente e já falecido, em contato com o francês George Perrin, este criador do método “GP”, estudou dito método, adequou-o à realidade brasileira e implantou no país o resultado do estudo: o método denominado “UP – Unidade de Produção”.
Informam os autores que por alguns anos o requerido foi também sócio da empresa requerente, sendo que saiu da sociedade e firmou contrato de credenciamento e licenciamento com a empresa autora, para o fim de vender o produto “UP – Unidade de Produção” no estado do Rio Grande do Sul. Em novembro de 1995, a empresa requerida rescindiu unilateralmente o contrato, deixando de pagar os royalties contratualmente estipulados.
Alegam os requerentes que após a rescisão do contrato acima aludido, a empresa requerida continuou a utilizar a marca “UP – Unidade de Produção” em suas atividades comerciais, caracterizando o uso indevido da marca e infração ao direito autoral daqueles.
Em resumo, postulam os autores que os requeridos sejam impedidos de utilizar a marca “UP – Unidade de Produção” em suas atividades comerciais, pois constitui afronta ao direito autoral, devendo os mesmos serem condenados no pagamento de indenização correspondente à utilização indevida da marca “UP – Unidade de Produção”.
Diante do acima aduzido, passa-se ao exame das pretensões recursais:
1. Das preliminares
Primeiramente alegam os apelantes a necessidade de manifestação do Ministério Público no feito, atuando como custus legis.
Improcede a alegação prefacial!
O caso dos autos resume-se à questão da existência ou não de direito autoral a ser tutelado em favor dos requerentes em razão do método “UP – Unidade de Produção”.
O direito autoral é uma espécie do gênero propriedade intelectual, tendo a finalidade de proteger a criação e a utilização de obras intelectuais. Em outros termos, o direito autoral visa tutelar a relação jurídica entre o criador e a sua obra. Então, o instituto em comento está voltado à pessoa do criador, sendo, pois, direito pessoal do mesmo.
Neste sentido, leciona Carlos Alberto Bittar:
“Desde os primeiros movimentos para sua regulamentação como Direito, essa foi a idéia-matriz: a salvaguarda dos interesses dos autores de obras intelectuais, que tem sido mantida nas sucessivas revisões periódicas realizadas para adaptação à sua própria evolução e às novas conquistas da técnica.
Destina-se, assim, a amparar o indivíduo enquanto criador de obra do espírito.” (in Contornos atuais do direito do autor. 2ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 49)
A seu turno, o artigo 82 do Código de Processo Civil elenca as causa nas quais o Ministério Público intervirá como fiscal da lei. Essas hipóteses legais podem ser resumidas nos seguintes termos: lides que envolvam direito de menor e que tenham caráter de direito público ou coletivo como os elencados nos incisos II e III no citado dispositivo legal.
A respeito da atuação do Ministério Público como custos legis, leciona Humberto Theodoro Júnior:
“A regra é que, prevalecendo o poder dispositivo das partes sobre os direitos privados, mormente aqueles de expressão econômica, não cabe ao Ministério Público intervir nas causas a ele relativas.
Se o interesse em litígio é público, como o relacionado com os bens e obrigações das pessoas jurídicas de direito público, ou porque envolve uma parcela imprevisível da comunidade, como se dá com a falência, a intervenção do custos legis é de conveniência intuitiva.
Mas, mesmo em se tratando de direitos privados, há casos em que o processo contencioso ou procedimento de jurisdição voluntária versa sobre determinados bens que se acham colocados sob tutela especial do Estado, de modo que o litígio passa a atingir também, e por isso, um interesse público.
É o que ocorre nos casos do art. 821, nº I e II.” (in Curso de Direito Processual Civil. 36ed. v.1. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 134.)
Ora tratando o caso em tela de questão pessoal dos autores que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 82 do Código de Processo Civil, não é de se falar em necessária atuação do Ministério como fiscal da lei, pois não se vislumbra caráter público a ser tutelado que justifique tal intervenção.
De outro vértice, argúem os apelantes a necessidade de suspensão do feito até a decisão final do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial em processo de nulidade de registro apresentado pelos apelantes em face dos apelados em processo de pedido de registro oposto por estes junto àquele órgão.
No entanto, tal alegação carece de objeto, eis que conforme noticiado às fls. 696/698 o processo de nulidade referido teve seu termo, como também comprovado pelos documentos juntados às fls. 699/702.
Diante do exposto, perdeu o objeto a alegação recursal, diante do julgamento efetivado no INPI.
Afastadas as preliminares argüidas, passa-se ao exame do mérito recursal.
2. Da ausência de direito autoral a ser tutelado
Muito embora a lide trate de matéria complexa e as razões recursais sejam por demais longas e imprecisas, a solução da questão ressumbra claramente da legislação pátria, ensejando a improcedência do pedido inicial, como bem asseverou o togado a quo.
Dispõe o artigo 8º da Lei n. 9.610/98:
“Art. 8º. Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta lei:
I – as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
(omissis)” (grifos nossos)
Depreende-se, sem esforço, do texto legal acima transcrito que sistemas e métodos não são tutelados pelo instituto do direito autoral. Isto porque o direito autoral protege o que está no mundo físico, devendo as idéias, métodos e sistemas, para serem tuteladas por aquela espécie de direito, estarem exteriorizadas em um suporte, conforme preceitua o artigo 7º, caput da Lei 9.610/98, in verbis:
“Art. 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
(omissis).”
A respeito, mutatis mutandis, enuncia Plínio Cabral:
“Agora a lei procurou abranger um universo maior de setores não protegidos, tornando-se mais explícita e restritiva, fechando em sete itens o elenco daquilo que não é protegido pelo direito autoral.
As idéias não são objeto de proteção. Isto é um conceito universalmente aceito. A lei protege a manifestação concreta do pensamento criador, aquele que se concretiza numa base qualquer, que possa ser vista, ouvida, sentida e, sobretudo, apropriada como bem móvel.” (in A nova lei de direitos autorais. 2ed. Porto Alegre: Editora Sagra Luzzatto, 1999, p. 61) (grifos nossos)
Diante da lição esposada, cumpre-nos questionar se a “UP – Unidade de Produção” está inserida nas hipóteses acima elencadas. E ressumbra do caderno processual que as partes classificam a “UP – Unidade de Produção” ora como sistema, ora como método, senão vejamos:
-à fl. 79 consta documento acostado pelos apelantes, o qual trata de proposta profissional de implantação da “UP – Unidade de Produção” à empresa Cristal Blumenau S/A., apontando como objetivos: “estudo, implantação, encaminhamento e acompanhamento de um sistema de Custos Técnicos, moderno e eficiente, para Suas atividades industriais”; (grifos nossos)
-à fl. 136 temos o conceito de “UP – Unidade de Produção”: “com este método se cria uma unidade para medir uma produção diversificada. A UP’ mede ‘esforço’ de cada operação. Por conseguinte, mede o esforço que cada produto absorveu durante a passagem pelas diversas operações até ser transformado em produto acabado. É um método moderno, simples, claro, eficiente e independente de inflação ou deflação. Este método fornece capacidade da fábrica, do setor, ou por máquina. Com isso facilita a programação, e permite obter custos exatos a nível de produto, componentes e peças. O empresário precisa saber com qual produto ganha, perde, e quanto”; (grifos nossos)
-às fls. 142/143, encontram-se informações acerca do que o Método UP’ proporciona após implantado; (grifos nossos)
-à fl. 147, consta matéria publicada no jornal Gazeta Mercantil, sob o título “O método de reduzir custos e ganhar dinheiro dos Allora”; (grifos nossos)
-à fl. 486 consta um “Resumo da metodologia UP’s Unidades de Produção”, no qual a “UP” é tratada também como sistema, in verbis: “O sistema das UP’s é um completo sistema de controles gerenciais fabris.”.
Conclui-se das informações acima, mesmo não se tendo informações técnicas a respeito, que a “UP – Unidade de Produção” é um método ou sistema tendo por função a verificação dos custos de produção em suas várias etapas, possibilitando-se ao empresário a análise real dos gastos obtidos com a atividade fabril.
Sendo, então, a “UP – Unidade de Produção” um método ou sistema, os apelantes não logram êxito em pleitear a proteção do direito autoral, conforme enuncia o artigo 8º, inciso I da Lei 9.610/98.
Ademais, sobre tal método o Sr. Franz Allora publicou três livros – “Controle de Produção Unificado e o Computador”, “Engenharia de Custos Técnicos” e “UP’ Unidade de Medida da Produção para custos e controles gerenciais das fabricações” -, nos quais, didaticamente, traz as premissas e demais explicações acerca da aplicação do método “UP – Unidade de Produção”.
Ora, com as publicações literárias acima especificadas, inviável impossibilitar que outros empresários apliquem o método, eis que as informações acerca do mesmo foram tornadas públicas.
Imaginemos que os doutrinadores pátrios adentrassem com pleito judicial postulando a abstenção do uso das lições colacionadas em seus livros, acerca dos parâmetros para fixação do quantum debeatur a título de danos morais. Esta situação pode ser tida como uma analogia ao que pretendem os apelantes, pelo que improcede o pleito dos mesmos.
Nestes termos, temos que o método ou sistema “UP – Unidade de Produção” encontra-se apenas no campo intelectual, não estando disposto em um suporte, o qual possibilitaria a tutela dos direitos autorais, como enuncia o artigo 7º, caput da Lei n. 9.610/98.
Acrescenta-se, também que o método “UP – Unidade de Produção” para ser implantado, leva em consideração as características de cada empresa, direcionando-o para determinado produto ou serviço, pelo que o sistema aplicado em uma empresa será, provavelmente, diferente do aplicado em outra empresa. Assim, não há nada de concreto a ser tutelado, permanecendo as idéias apenas no plano intelectual como dito alhures, sendo diferente a situação se os apelantes formulassem um software implantando o sistema, quando daí, o software, seria tutelado pelo direito autoral com, inclusive, legislação própria regulando-o (Lei n. 9.609/98).
Cumpre neste ponto esclarecer uma questão:
Por diversas vezes nos autos, os autores, ora apelantes, fundamentam o direito de tutela autoral no fato de terem registro no CONFEA – Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia – dos livros escritos pelo Sr. Franz Allora.
No entanto, há diversidade entre o direito autoral sobre o método “UP – Unidade de Produção” e o direito autoral sobre os livros publicados. Isto porque, estes livros têm a proteção do direito autoral, eis que são produções literárias passíveis da tutela específica, como aduz o artigo 7º, inciso I da Lei n. 9.610/98. Mas não é nesse fato (uso indevido das publicações referidas) que se fundamenta a pretensão exordial. Os apelantes/autores postulam a abstenção do uso do sistema “UP – Unidade de Produção” pelos apelados, pois tal método seria de autoria do Sr. Franz Allora, fundador da Tecnosul, empresa apelante. Portanto, o pedido dos requerentes não se fulcra na utilização descabida dos textos literários publicados, mas no simples fato do uso do referido sistema pelos apelados. Assim, verifica-se que o direito autoral dos apelantes sobre as obras publicadas não está sendo tolhido, pois, o que está sendo negada é a tutela autoral sobre o uso do método “UP – Unidade de Produção” pura e simplesmente, como dissertado alhures.
Nestes termos, não se confere a tutela autoral aos apelantes, com fulcro no artigo 8º, inciso I da Lei n. 9.610/98.
3. Da concorrência desleal
Alegam os apelantes na exordial da presente ação, a prática de concorrência desleal por parte dos apelados, em razão dos seguintes fatos: o pedido de registro da marca “UP – Unidade de Produção” no INPI procedido pelos apelados; a violação do contrato de licenciamento firmado entre as partes; a ocorrência da figura tipificada no artigo 195, inciso XI da Lei n. 9.279/96.
Veremos que não merece prevalecer o pleito deduzido.
A concorrência é uma prática ínsita à rotina do comércio, eis que todo e qualquer empresário quer conquistar o mercado, a fim de obter demanda no produto e/ou serviço objeto da mercância. Assim, o aumento da clientela e dos lucros, com o conseqüente prejuízo dos concorrentes do mesmo ramo de atividade, é elemento fulcral da concorrência.
A par disso, interessa-nos a distinção entre concorrência leal e desleal. No entanto, tal distinção é de difícil elucidação, já que os empresários, em concorrência, buscam infligir perdas a seus concorrentes, resultando na obtenção de ganhos, não havendo, pois, qualquer ilicitude neste aspecto. Nesse norte, a intenção dos empresários em causar danos a outros empresários e o efeito de conquista da clientela são caracteres sempre presentes tanto na concorrência leal como na desleal. Nestes termos, os meios utilizados para o alcance desses objetivos serão o diferencial entre os tipos de concorrência, e que nos interessam neste ponto.
Acerca do tema, aduz o mestre Fábio Ulhoa Coelho:
“Sendo assim, não é simples diferenciar-se a concorrência leal da desleal. Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes total ou parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. A intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita. Nos efeitos produzidos, a alteração nas opções dos consumidores, também se identificam a concorrência leal e a desleal. São os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem. Há meios idôneos e meios inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Será, assim, pela análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva.” (in Curso de Direito Comercial. 6ed. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 190)
E adiante conclui:
“Como as motivações e os efeitos da concorrência leal e da desleal são idênticas, a diferença entre elas se encontra no meio empregado para conquistar a preferência dos consumidores.” (op. cit. p. 190)
De acordo com a doutrina de Gama Cerqueira, citada por Fábio Ulhoa Coelho, a concorrência desleal pode ser específica ou genérica. Aquela ocorreria quando se identificasse com os fatos tipificados penalmente no artigo 195 da Lei n. 9.279/96; já a genérica, corresponde à responsabilidade extracontratual, consistindo nos atos capazes de gerar perdas e danos e que não se encontram dispostos naquele dispositivo citado.
No caso em comento, os apelantes aduzem a ocorrência da figura disposta no artigo 195, inciso XI da Lei n. 9.279/96, in verbis:
“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
(omissis)
XI – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;” (grifos nossos)
Ora, o fato dos apelados comercializarem o método “UP – Unidade de Produção” não se enquadra no tipo acima transcrito, pois as informações acerca daquele produto são públicas, já que publicados três livros acerca do tema, os quais estampam todas as premissas daquele método, como aduzido no tópico anterior. Nestes termos, de acordo com a ressalva legal, as informações públicas utilizadas por empresários em suas atividades mercantis não tipificam o crime de concorrência desleal na modalidade retro referida, sendo, pois, improcedente o fundamento apresentado.
No que tange à caracterização de concorrência desleal, em razão da alegada infração contratual havida pelos apelados, melhor sorte não socorre os apelantes.
Aduzem os apelantes que como as partes firmaram contrato de licenciamento, por meio do qual os apelados estavam autorizados a explorarem o método “UP – Unidade de Produção” dentro do território do Estado do Rio Grande do Sul, os mesmos não poderiam proceder ao pedido de registro da marca no INPI.
Ora o pedido de registro procedido pelos apelados constitui exercício regular de direito, pois acreditavam que tinham tal direito sobre a marca. Ademais, o processo respectivo junto ao INPI prevê ferramentas processuais-administrativas para que os prejudicados impugnem o registro postulado. Tanto é certo que os apelantes lograram êxito em seu intento de anular o pedido de registro comentado. Assim, não é de se caracterizar a concorrência desleal por dito fato, pois, como mencionado, corresponde ao uso das faculdades legais dispostas aos que se acham sujeitos abrangidos pelo direito marcário.
De outro vértice, apenas como argumentação, os apelantes pugnam pela caracterização da prática de concorrência desleal, a fim de se verem indenizados pelas perdas e danos havidas com dita atitude.
Conforme o artigo 333 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. E ao perfazer uma análise cuidadosa dos autos, verifica-se que, efetivamente, não houve comprovação dos prejuízos havidos com os atos acima referidos que foram efetuados pelos apelados e são ora combatidos pelos apelantes. Do mesmo modo, no que tange à prática de concorrência desleal por parte dos requeridos, eis que indemonstrados os fatos praticados por estes que caracterizem a concorrência ilícita.
Com salutar percuciência, observa Ovídio Baptista da Silva:
“Como todo direito sustenta-se em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer, como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes” (Curso de Processo Civil, Porto Alegre, Fabris, 3ª ed., 1996, pág. 289).
Vige no Direito Positivo Brasileiro, a máxima antiga, “fato alegado e não provado é fato inexistente”.
Alexandre de Paula traz a lume:
“Na conformidade do disposto no art. 333 do CPC, compete aos promoventes provar o alegado, pois em não o fazendo, sujeitar-se-ão fatalmente à rejeição, pelo princípio de julgamento referente ao descumprimento do ônus (Ac. unân. da 2a. Câm. do TJ-CE de 19.5.82, na apel. 14.297, rel. des. VALTER NOGUEIRA E VASCONCELOS; Jurisp. Doutr., vol. 136, p.72).” (in O Processo Civil à Luz da Jurisprudência, Vol. XI, Forense, 1989, pág. 622).
E mais:
“… ‘no Juízo Cível, o autor deve provar suas alegações, pelo menos de maneira a que se conclua ser seu direito mais certo do que o da parte contrária, pois no direito não se pode exigir certeza absoluta matemática, mas apenas certeza moral. É a lição dos autores consagrados, reiteradamente seguida pela jurisprudência’ (Ac. unân. da 2a. Câm. do TJ-SP de 2.2.82, na apel. 19.816-1, rel. des. JOÃO DEL NERO; Rev. Jurisp. TJ-SP vol. 77, p.149)” (op. cit., pág. 624).
Durante a instrução processual, não houve comprovação da prática pelos requeridos de concorrência desleal, e também os apelantes não demonstraram a perda do mercado, com a redução da clientela, bem como a confusão gerada nos consumidores do método “UP – Unidade de Produção”, causando-lhes prejuízo na manutenção da boa fama da empresa apelante. Destarte, descumprida pelos apelantes a regra positivada no artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil.
A respeito, do corpo do acórdão prolatado na Apelação cível n. 2000.008388-7, de Joinville, da lavra do Exmo. Sr. Des. Mazoni Ferreira destaca-se:
“Quanto à concorrência desleal, a qual independe do registro da marca para sua ocorrência, novamente falece razão à recorrente. Em que pesem as partes confeccionarem roupas para o mesmo segmento de consumidores, tal circunstância por si só não tem o condão de configurar a concorrência desleal. Para tanto é mister a finalidade de atrair ou desviar a clientela de um ou mais concorrentes, de modo direto ou indireto, utilizando-se de meios ilícitos ou condenáveis. É necessário, ainda, que da semelhança das marcas resulte confusão nos consumidores, que acabam adquirindo um produto por outro similar.” (grifos nossos)
Com idêntico entendimento, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Modelo industrial não patenteado. Concorrência desleal.
O criador de modelo industrial, não protegido por patente, não pode opor-se a seu uso por terceiro. A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto à origem do produto, desviando-se clientela.” (REsp. n. 70.015/SP, Rel.: Min. Eduardo Ribeiro)
Logo, não restou outra solução, senão refutar a ocorrência de concorrência desleal por parte dos apelados em relação ao colacionado nos autos.
4. Da indenização por danos morais e materiais, diante do uso indevido de marca após a rescisão contratual
Alegam os apelantes, a necessidade de condenação dos apelados no pagamento de perdas e danos, diante da continuidade indevida do uso da marca “UP – Unidade de Produção” e concorrência desleal.
Não merece prevalecer o pleito recursal, senão vejamos:
Inicialmente, assevera-se ser descabida a condenação dos requeridos no pagamento de indenização por danos morais e materiais diante da existência de concorrência desleal, pois, que tal prática, como dito acima, não restou caracterizada no caso em tela.
De outro vértice, resta-nos analisar a questão da indenização por perdas e danos pelo fato da continuidade na comercialização pelos requeridos do método “UP – Unidade de Produção”.
Os apelantes fundamentam esse pedido no fato de, como alegam, serem os legítimos detentores da marca “UP – Unidade de Produção”, decorrendo, de tal fato, a impossibilidade dos apelados utilizarem também dita denominação.
Nestes termos, cumpre verificar se os apelantes detêm a propriedade da marca “UP – Unidade de Produção”, eis que este é o ponto basilar do pedido de indenização ora em análise.
Para tanto, importante delinear que a proteção das marcas não registradas no Brasil, se faz por meio dos ditames da concorrência desleal. Isto porque no país vige o sistema atributivo, o qual concede proteção à marca somente após o registro da mesma no órgão competente – INPI. A respeito leciona Newton Silveira:
“A proteção às marcas é feita através de dois sistemas: o sistema atributivo (como são o europeu-continental, o japonês e o brasileiro, entre outros), no qual o direito decorre do registro da marca, e o sistema declarativo (como é o norte-americano), no qual o direito decorre do uso e é ratificado pelo registro.” (in A Propriedade Intelectual e as novas lei autorais. 2ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 33)
Corroborando a lição acima, dispõe o artigo 129 da Lei n. 9.279/96:
“A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”
Fazendo-se a subsunção ao fato em tela, verifica-se que os apelantes não detêm o registro da marca no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Isto porque o que ocorreu, conforme noticiado às fls. 696/702, foi o cancelamento do registro requerido pelos apelados da marca “UP – Unidade de Produção”, não havendo, no entanto, concessão do registro aos apelantes. Portanto, a marca “UP – Unidade de Produção” ainda se encontra sem registro.
Assim, inocorrendo qualquer registro no INPI, não há que se falar em propriedade da marca “UP – Unidade de Produção”, lembrando, muito embora não ser o caso dos autos, que o mero pedido de registro não tutela a defesa da propriedade de determinada marca.
No que tange à proteção da marca ao que tem o registro no INPI, assevera a jurisprudência pátria:
“Marca. Código da propriedade industrial.
Direito de propriedade. Proteção e uso exclusivo de quem obteve o registro federal. Eficácia em todo o território nacional. Prevalência sobre o simples registro do comércio. Repressão à concorrência desleal.
A lei garante no território nacional a propriedade e uso exclusivo da marca àquele que obteve o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade.
(…)” (JC 64/112) (grifos nossos)
Concluindo a questão, mister a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho que com propriedade enuncia:
“A exclusividade na exploração do bem imaterial conferida pelo direito industrial decorre de um ato administrativo. O inventor e o designer somente titularizam o direito de exploração exclusiva da invenção, modelo ou desenho, após a expedição da patente pelo INPI. Do mesmo modo, o empresário só se considera titular do direito de exclusividade, em relação à marca, após expedido o certificado de registro. Em outros termos, o ato administrativo pelo qual o inventor ou o empresário tem reconhecido o seu direito industrial é de natureza constitutiva, e não declaratória. A conseqüência imediata da definição é clara: o direito de exclusividade será titularizado por quem pedir a patente ou o registro em primeiro lugar. Não interessa quem tenha sido realmente o primeiro a inventar o objeto, projetar o desenho ou a utilizar comercialmente a marca. O que interessa saber é quem foi o primeiro a tomar a iniciativa de se dirigir ao INPI, para reivindicar o direito de sua exploração econômica exclusiva.” (in Curso de Direito Comercial. 6ed. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 144) (grifos nossos)
De outro vértice, apenas para esgotar o tema, verifica-se que os pressupostos da responsabilidade civil, tendentes a criar a obrigação dos apelados em pagar danos morais e materiais, não estão preenchidos, senão vejamos:
A responsabilidade civil extracontratual subjetiva, que é o caso dos autos, é o instituto jurídico que faz surgir à determinada pessoa a obrigação de reparar o dano causado, diante do cometimento culposo ou doloso de um ato ilícito, estando, então, estreitamente relacionada com o conceito de ato ilícito.
A seu turno, o conceito de ato ilícito ressumbra do artigo 186 do Código Civil vigente (correspondente ao artigo 159 do Código Civil de 1916), in verbis:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
Ora, depreende-se do dispositivo supra que para se constituir um ato ilícito, e, por conseguinte, a responsabilidade civil extracontratual subjetiva, os seguintes pressupostos ou requisitos devem estar configurados: a) ação ou omissão do agente; b) existência de dano; c) dolo ou culpa do agente; e d) relação de causalidade entre o primeiro e o segundo.
Como visto, então, para incidência do dever de indenizar resultante da responsabilidade civil subjetiva, necessária a presença de uma ação ou omissão do agente, dolosa ou culposa, que resulte na ocorrência de um dano a outrem.
Confrontando o acima aduzido com o fundamento dos apelantes, estes postulam indenizações por dano moral e dano material decorrentes da comercialização pelos apelados do método “UP – Unidade de Produção”, mesmo após a rescisão do contrato.
Entretanto, os apelantes apenas alegaram a ocorrência de dano moral e material, restando indemonstradas: a atuação omissiva ou comissiva dos apelados, tendente a prejudicar aqueles, bem como a concreta existência dos mencionados danos. E tais requisitos são de verificação imprescindível para a conseqüente obrigação de indenizar.
Neste diapasão preconiza Aguiar Dias:
“Não basta, todavia, que o autor mostre que o fato de que se queixa, na ação, seja capaz de produzir dano, seja de natureza prejudicial. É preciso que prove o dano concreto, assim entendida a realidade do dano que experimentou, relegando para a liquidação a avaliação do seu montante.” (Da responsabilidade civil. 9 ed. vol. 1. Forense, 1994, p. 86)
Irrefutável, a assertiva de que cabia aos apelantes a comprovação das perdas e danos havidas com a comercialização do método “UP – Unidade de Produção” pelos apelados, e também a intenção destes em prejudicar a empresa apelante desviando a clientela desta.
Em idêntico entendimento, a jurisprudência pátria:
“Não basta que as perdas e danos sejam alegadas: devém ser cabalmente demonstradas para justificar a condenação, ainda que se pretenda a sua apuração em liquidação de sentença.” (RT 714/161)
“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA COMERCIAL – PRODUTO INDUSTRIALIZADO – CONFUSÃO EXISTENTE – COMINATÓRIA PARA IMPEDIR SEU USO POR CONCORRENTE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – PERDAS E DANOS – NÃO COMPROVAÇÃO – APELO PROVIDO EM PARTE.
(…)
As perdas e danos decorrentes do uso indevido de marcas de indústria hão de ser habilmente comprovadas pelo titular da exclusividade de uso, sendo inadmissíveis as fixações aleatórias decorrentes de presunções e conjecturas a respeito.” (AC n. 98.010559-5, de Laguna, Rel.: Des. Anselmo Cerello)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO C/C PERDAS E DANOS – MARCA – IMITAÇÃO OU REPRODUÇÃO PARCIAL – NÃO OCORRÊNCIA – ANÚNCIO PUBLICITÁRIO – DESENHO IDÊNTICO – PLÁGIO – DIREITO AUTORAL – PROTEÇÃO AO AUTOR DA ILUSTRAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(…)
É cediço, o dano é pressuposto inarredável da responsabilidade civil. Não demonstrado, efetivamente, julga-se improcedente o pleito indenizatório.” (AC n. 97.014149-1, de São Bento do Sul, Rel.: Des. Wilson Augusto do Nascimento)
“DIREITO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REQUISITOS – … VIOLAÇÃO À NORMA PREEXISTENTE – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 333, II, CPC – … INDENIZAÇÃO … São requisitos configuradores da responsabilidade civil uma ação, um dano, o liame etiológico entre ambos e a culpa. Não se configura a concorrência de culpa da vítima se o seu comportamento não viola norma preexistente. O ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II, CPC. (…)” (TJMG – AC 000.181.836-8/00 – 4ª C.Cív. – Rel. Des. Célio César Paduani – J. 08.02.2001).
Assim, não restou caracterizada a prática de ato ilícito por parte dos requeridos, diante da não demonstração dos requisitos que constituem aquele, de modo que não há que se falar em dano material e moral, eximindo-se os apelados desta responsabilidade.
III -DECISÃO:
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se incólume a bem lançada sentença vergastada, mesmo que sob fundamentos diversos.
Participou do julgamento, com voto vencedor, o Exmo. Sr. Des. Nelson Schaefer Martins.
Florianópolis, 17 de fevereiro de 2005.
Trindade dos Santos
TJSC Apelação cível – Número: 2003.004336-5
Des. Relator: Des. Sérgio Roberto Baasch Luz.
Data da Decisão: 17/02/2005