Fonte: STJ – Superior Tribunal de Justiça

A pretensão de abstenção de uso de marca para comercialização de bens tem prazo prescricional deflagrado a partir da data em que a violação foi conhecida. Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou a tese de que, sendo a marca o termo central do nome da empresa acusada de violação, o prazo de prescrição deveria ser contado da data do registro deste último na Junta Comercial.

“Os regramentos de nome empresarial e marca não se confundem”, afirmou o ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do recurso julgado: enquanto a marca identifica o produto ou serviço, o nome identifica o ente social.

“Não se pode admitir que a mera preservação do nome dê ensejo ao direito à exploração de termo central para identificação de bens ou serviços comercializados”, acrescentou o ministro, lembrando que a proteção ao nome empresarial tem eficácia limitada ao estado onde foi registrado, e o caso sob análise no processo envolvia empresas de diferentes unidades da Federação.

Marca registrada

Com a decisão, a turma negou provimento ao recurso de duas empresas de um mesmo grupo econômico de Minas Gerais, condenadas a não utilizar em seus produtos a marca registrada anteriormente por outra empresa do mesmo ramo no Rio Grande do Sul.

Em 2010, a sociedade gaúcha ajuizou ação para impedir que as empresas sediadas em Minas continuassem a usar, tanto no nome empresarial quanto nos produtos, o termo que ela havia registrado como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 1958. Em primeiro e segundo graus, o pedido relativo ao conflito dos nomes foi julgado improcedente, por terem sido registrados em estados diferentes – mas as rés ficaram proibidas de continuar utilizando a marca.

No recurso ao STJ, as empresas mineiras alegaram a ocorrência de prescrição, já que uma delas – que teve parte do nome empresarial utilizada para designar os produtos – foi constituída em 1998, e a demanda judicial começou apenas em 2010 – portanto, após o transcurso do prazo prescricional de dez anos.

Precedentes

O ministro Marco Aurélio Bellizze afirmou que, de fato, há precedentes do STJ nos quais foi reconhecido o prazo prescricional de dez anos para a pretensão de abstenção de exploração de marca registrada, “cujo termo inicial deve ser aferido à luz da actio nata” – segundo a qual o prazo de prescrição só começa quando a vítima fica sabendo da violação de seu direito.

Bellizze destacou que, como o nome empresarial não diz respeito à controvérsia, a pretensão a ser apreciada no recurso fica limitada à questão da marca. Segundo ele, não se pode pretender que o prazo prescricional relacionado ao uso indevido da marca seja computado desde a inscrição da empresa ré na Junta Comercial, ocorrida em 1998, pois não foi o nome empresarial que levou ao reconhecimento da violação da marca registrada.

Efeitos distintos

O relator afirmou que, a partir da distinção entre nome empresarial e marca, surgem diferentes efeitos da violação de cada instituto: enquanto a violação do nome empresarial, em tese, é ato permanente, a violação da marca pode ser pontual ou reiterada, impondo-se a análise contextual do ato violador.

No caso – lembrou o ministro –, as instâncias ordinárias entenderam que a violação ao direito da autora da ação surgiu a cada vez que as rés comercializaram um produto com a sua marca, e não há no processo informação sobre eventual conhecimento prévio da prática ofensiva para fins de incidência da teoria da actio nata.

Assim, de acordo com o relator, tendo sido apontado como ato ilícito o uso indevido da marca registrada – fato que não era de prévio conhecimento da vítima –, “devem ser esses atos considerados como termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de abstenção de utilização indevida”.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.131 – MG (2018/0010220-9)
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA – MG001445
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA – MG104996
VINICIUS DE ANDRADE SIMOES E OUTRO(S) – MG143585
CAMILA ROCHA GUERRA – MG155965
RECORRIDO : KOCH METALURGICA S.A
ADVOGADOS : ANDRÉ FRIEDRICH DORNELES – RS059288
PAULO HENRIQUE SCHNEIDER – RS058713
ELTON WILLI SPODE – RS041843
GEAN CARLOS KERBER NUNES – RS096057
INTERES. : TECNOMETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA
INTEMPESTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. PRESCRIÇÃO. AFERIÇÃO DE
ACORDO COM CADA UMA DAS PRETENSÕES CUMULADAS. VIOLAÇÃO DE MARCA.
CONTAGEM. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 5. VIOLAÇÃO AO
DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR.
ATUAÇÃO COLABORATIVA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. As questões suscitadas como omissas foram expressamente decididas pelo Tribunal de
origem, com a indicação, clara e coerente, de todos os fundamentos adotados como razão
de decidir, ainda que em sentido contrário, o que afasta a alegação de violação do art. 1.022
do CPC/2015.
2. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada pelo acórdão recorrido, ao fundamento
de que foi dada oportunidade para manifestação das partes acerca dos documentos
juntados posteriormente. Alterar essa conclusão implica no reexame de fatos e provas, o que
esbarra no óbice do enunciado n. 7/STJ.
3. Excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a
formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada
extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes.
4. A análise de prescrição de pretensão deve levar em consideração cada uma das
pretensões cumuladas, em razão dos diferentes direitos cuja tutelada é pleiteada, bem como
dos atos de violação declinados como causa do pedido.
5. A pretensão de abstenção de uso de marca para comercialização de bens tem prazo
prescricional deflagrado pelo conhecimento da violação – teoria da actio nata. Precedentes.
6. A colocação no mercado de produtos identificados com marca objeto de direito exclusivo
de terceiros é ato de contrafação acarreta para o usurpador o dever de indenizar os danos
decorrentes.
7. Ainda que a solidariedade não seja expressamente prevista na Lei n. 92.79/1996, a
responsabilidade civil é solidária para todos os autores e co-autores que adotem condutas
danosas ao direito protegido de outrem, conforme sistema geral de responsabilidade
estabelecido no art. 942 do CC/2002.
8. As empresas recorrentes, integrantes do mesmo grupo empresarial, atuaram ativamente
na colocação dos bens contrafeitos no mercado: enquanto uma fabrica os bens, a outra
oferta-os à comercialização, sendo, portanto, responsáveis solidárias pelo dano causado
pela diluição da marca.
9. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi, Paulo de Tarso
Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator