Marcas
Registrar uma marca é proteger um dos maiores ativos da empresa, especialmente nos períodos de crise em que as atitudes de deslealdade concorrencial aumentam. É fundamental realizar uma criteriosa análise técnica acerca da viabilidade do registro para evitar dissabores futuros e contar com um sistema de vigilância permanente.
Quando devo pedir o registro de marca?
Quando estiver decidindo sobre empreender, abrir uma empresa, lançar produtos, serviços ou projetos que serão representados por nomes ou marcas.
O primeiro passo é a realização de uma pesquisa técnica (busca). Na análise, deve-se verificar a viabilidade do registro no tocante aos requisitos legais, já que muitas vezes os interessados desejam marcas que contém símbolos, figuras ou nomes que são proibidos por lei, ou mesmo acreditam que não podem utilizar certo nome, quando, na verdade, podem.
Após a análise dos requisitos, deve ser realizada uma pesquisa da anterioridade nos bancos de dados dos institutos marcários do(s) país(es) ou território(s) em que a proteção é almejada (Ex.: INPI no Brasil). Para apoiar nas análises, existem modernas ferramentas que entregam parâmetros para que a orientação sobre a viabilidade ou não possa ser providenciada. As bases são a Lei, a Doutrina e as decisões anteriores, sendo a atuação do especialista determinante para um resultado confiável.
Nossa recomendação é que jamais um pedido de marca – e até mesmo um uso – seja feito sem o devido estudo prévio, pois as surpresas poderão vir mais tarde, após um investimento maior de tempo e dinheiro no site, publicidade, logotipo, fachada etc.
Quais os tipos de registro de marca existentes?
Nominativa, figurativa, mista e tridimensional.
É possível fazer o pedido de marca sob quatro formas: nominativa, figurativa, mista e tridimensional. Como muitos de nossos clientes possuem dúvida sobre essas possibilidades de proteção, vamos tentar simplificá-las.
Primeiramente, deve-se saber que uma forma de apresentação não exclui a outra, ou seja, pode-se estabelecer uma estratégia de proteger uma marca nos vários aspectos pelos quais ela se apresenta. Para exemplificar, tomaremos a famosa marca de chocolate: Toblerone, pois nela conseguimos identificar as 4 formas gráficas citadas.
A forma nominativa é aquela que protege exclusivamente o nome (ex.: TOBLERONE).
Assim, no registro não se coloca nenhuma imagem; escreve-se o nome e só. Porém, esse nome pode vir expresso de uma maneira gráfica peculiar (um tipo específico de fonte, colorido, sombreado) e, conjuntamente a ele, podem aparecer elementos figurativos como desenhos, linhas, círculo, etc. Nessa configuração, temos já uma forma mista de marca, conjugando um nome com uma apresentação gráfica única. No nosso exemplo, seria a marca TOBLERONE colorida de azul e vermelho com contornos dourados, fundo amarelo e a montanha ao lado.
Há também a marca figurativa, cujo objetivo é o registro de um desenho que exerce função de marca. No caso da marca TOBLERONE, a figura da montanha poderia ser protegida nesse formato. A estrela da Mercedes-Benz é também um bom exemplo desse tipo de marca, isto é, qualquer pessoa sabe que aquele símbolo representa uma indústria automobilística específica.
A última forma é a tridimensional, isto é, o formato de um produto. O caso da TOBLERONE é paradigmático, pois nenhum outro chocolate é comercializado na forma triangular imitando uma montanha. Logo, essa marca também ficou associada a esse formato do produto e, portanto, se tirarmos todos os signos que denotam a marca e chocolate TOBLERONE ainda poderá ser identificado pela sua forma. Daí o registro de marca tridimensional.
Após a análise dos requisitos, deve ser realizada uma pesquisa da anterioridade nos bancos de dados dos institutos marcários do(s) país(es) ou território(s) em que a proteção é almejada (Ex.: INPI no Brasil). Para apoiar nas análises, existem modernas ferramentas que entregam parâmetros para que a orientação sobre a viabilidade ou não possa ser providenciada. As bases são a Lei, a Doutrina e as decisões anteriores, sendo a atuação do especialista determinante para um resultado confiável.
Nossa recomendação é que jamais um pedido de marca – e até mesmo um uso – seja feito sem o devido estudo prévio, pois as surpresas poderão vir mais tarde, após um investimento maior de tempo e dinheiro no site, publicidade, logotipo, fachada etc.
Necessidade de pensar o nome empresarial, domínio e marca juntos.
Na atualidade, diante da competitividade do mercado, toda empresa precisa, desde o começo de sua atuação, marcar presença na internet e nas redes sociais. Além disso, com a quantidade e diversidade de competidores, torna-se cada vez mais importante a distintividade e singularidade na vinculação de clientes aos produtos e serviços. Para tanto é imprescindível a escolha de um nome forte e de um logotipo marcante que vão corporificar e representar essa empresa no mercado. Contudo, não basta escolher um nome e querer começar. O empreendedor e empresário precisam começar a olhar para o horizonte e planejar sua atuação. Se sua presença no meio digital é fundamental, é preciso verificar a disponibilidade do nome escolhido nas redes sociais e como nome de domínio.
Conjuntamente, é necessário um estudo jurídico desse nome para utilizá-lo como marca, ou seja, uma pesquisa com opinião sobre a viabilidade do registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É interessante também pesquisar o nome empresarial, uma vez que é possível, principalmente pela via do Judiciário, “brigar” por um nome com base no nome empresarial anterior ou mais antigo. Todas essas precauções ficam claras se o caso chega ao contencioso judicial de propriedade intelectual, uma vez que é nele que desaguam os problemas quando não foi realizada, desde o início, uma boa gestão dos direitos imateriais da empresa.
O que significa Divisão de Classes – Sistema Multiclasses?
Segundo a lei brasileira, uma marca é todo o sinal distintivo, visualmente perceptível que identifica e distingue produtos e/ou serviços. Desta feita, um dos requerimentos para se solicitar o registro de marca, é que o titular identifique no formulário os produtos e/ou serviços que ela irá assinalar.
Hoje, o INPI adota um sistema classificatório dividido entre produtos (listados nas classes de 1 a 34) e serviços (listados nas classes de 35 a 45). É importante notar que as classes e listas que o INPI disponibiliza não são exaustivas, ou seja, não incluem todos os tipos de produtos e serviços que existem.
Ademais, em breve será permitido o requerimento de pedido de marca através do sistema multiclasses. Em outras palavras, em um processo será permitido requerer a marca em mais de uma classe. Todavia, o sistema multiclasses deve ser adotado pelo titular com cautela, por ter várias nuances que poderão até prejudicá-lo no curso do processo. Cada caso deve ser estudado minuciosamente antes de se protocolar o requerimento, até porque, não haverá mudança no valor das taxas a serem pagas por classe adicional.
Entenda Titularidade e Co-titularidade.
De acordo com a Lei 9.279/96, em seu artigo 128, poderão ser titulares de marcas pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. A condição legal é que os titulares comprovem o exercício de atividades compatíveis com os produtos e/ou serviços assinalados na marca e, se forem representados por procurador, que apresentem o devido instrumento de mandato, inclusive com poderes para receber citação, no caso de depositantes estrangeiros.
Todavia, há uma novidade: dentro de pouco tempo o INPI aceitará a co-titularidade nos processos de marcas. Isso quer dizer haverá a possibilidade de um processo de marca ter mais de um titular. Os co-titulares terão que seguir as mesmas condições estipuladas pela lei, comprovar atividade compatível e apresentar a devida procuração no caso de representação por procurador. Porém, há outras nuances, como em casos de transferências de marcas, transferências parciais etc.
A relação entre o pedido de marca e a atividade prática.
O artigo 128 da Lei 9.279/96 determina que as pessoas de direito privado somente poderão requerer marcas em atividades que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente.
O INPI aceita como comprovação de atividade o contrato/estatuto social ou declaração assinada sob as penas da lei. No caso de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, o Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/2008 estabelece ser possível a convivência de marcas, sem necessidade de autorização prévia do titular do registro anterior. Vale ressaltar que a relação de grupo econômico entre empresas deve ser comprovada por meio de documento hábil, como atos constitutivos das empresas, contratos sociais, incluindo suas alterações e consolidações, estatutos sociais e atas de assembleias de acionistas. A declaração da atividade também é necessária nos casos de transferência quando o cessionário deve comprovar que exerce atividade compatível com os produtos e/ou serviços da marca a ser cedida.
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