Este artigo tem a intenção de fazer uma breve análise sobre a proteção de produtos e de designs nos EUA com a evolução da interpretação marcária nos Estados Unidos. Para tanto, serão utilizados alguns casos e decisões interessantes que influenciaram a jurisprudência e a doutrina não apenas nos EUA, mas em diversos países, inclusive no Brasil.
Ao contrário do sistema positivista – como o brasileiro e o de outros países com influência do Direito Romano, em sua maioria os latinos -, o direito consuetudinário norte-americano (Common Law) tem uma maior possibilidade de alteração de acordo com as decisões judiciais, por isso, estando mais facilmente adaptável aos costumes, sofrendo transformações pelo mercado e também afetando-o de forma rápida. Sem a necessidade de se passar por todo um processo legislativo para toda e qualquer criação e alteração na lei, as decisões mais relevantes ficam como verdadeiros parâmetros para os julgamentos seguintes e refletem nos atos do mercado. Isso não quer dizer, claro, que não existam leis escritas, como a constituição ou codificação de Atos de maior importância.
Exemplo de Ato atinente ao presente artigo, foi o que se tornou um marco no Direito marcário, consagrando novos entendimentos. Trata-se do Lanham Act, também conhecido como o Trademark Act, aprovado pelo Congresso norte-americano em 05 de julho de 1946 e vigendo a partir de 05 de julho de 1947. O Ato é o Estatuto Federal que governa o direito das marcas e a concorrência desleal. Ele foi codificado no título 15 do Código norte-americano (US Code), que é “uma consolidação e codificação por assunto das leis gerais e permanentes dos Estados Unidos”[1].
Assim como ocorre no sistema geral do direito norte-americano, com desenvolvimento baseado nos usos e costumes, o direito da concorrência desleal e o de marcas também teve, e ainda tem, sua fundação no uso. Este ponto é importante diferença, pois, naquele país, uma marca de comércio (TRADEMARK), considerada técnica, registrada atualmente no principal register[2], somente é assim considerada com o efetivo uso no comércio. Para ser registrada, deve ter um uso que assim a justifique, entre os Estados (tocando, pois, no ambiente federal).
O Lahan Act estabeleceu o formato e possibilitou o registro federal de marcas comerciais, passando a existir assim uma proteção mais clara contra violações em toda a federação, e não mais apenas por Estado, muitas vezes com julgamentos bastante díspares. É importante dizer, entretanto, que o registro federal não cria o direito, ele apenas registra o direito do titular (ou requerente) adquirido pelo uso. Tem o condão meramente procedimental. O direito nasce, na verdade, como antecipado, com o uso.
Quando a marca passa a identificar produtos ou serviços no comércio entre os entes da federação, ela é passível de registro federal no registro principal, nacional e, assim, poderá ser exequível sob a Lei federal. Esse é o motivo principal que obriga os solicitantes de outros países (e mesmo dos EUA) a demonstrar o uso em comércio interestadual nos EUA ou ao menos a intenção de dito uso (trademark based on intention to use).
Cabe ressaltar a diferença do sistema de registro em um país como o Brasil, positivista, em que um registro de marca em nome de uma pessoa física de um pequeno município, com uso apenas em um bairro, tem força em todo o território nacional, a princípio podendo proibir o uso em qualquer outro Estado brasileiro, por qualquer tipo de empresa.
Por outro lado, pode-se também registrar uma marca nos EUA sem a necessidade de prova de uso, com o apoio de Acordos Internacionais, como a Convenção da União de Paris e o TRIPS, tendo havido até mesmo certa discussão local quanto ao tratamento diferente ao nacional.
Pois bem, além do principal register, há o registro suplementar norte-americano, criado a partir da Convenção sobre Marcas de Fábrica e de Comércio, assinada em Buenos-Aires em 20 de Agosto de 1910, por ocasião da 4ª Conferência Pan-Americana, possibilitando a proteção de qualquer marca capaz de distinguir os produtos ou serviços do depositante e não registráveis sob o registro técnico principal, aqui, abrindo-se espaço para marcas de origens ambíguas, como embalagens, configurações de produtos, nomes, palavras, slogans, frases, sobrenomes, nome geográfico, numeral, dispositivo, ou qualquer matéria que no conjunto não seja funcional, ou qualquer combinação do anteriormente exposto, desde que a marca seja capaz de distinguir os produtos ou serviços do solicitante, mas ainda assim devem ser marcas em uso no comércio.[3]
Como visto, caso não seja um registro federal, o direito marcário existe, de qualquer forma, em cada Estado, mas é regido principalmente pela concorrência desleal. O direito marcário é considerado, portanto, parte de uma lei maior, a da concorrência desleal, que objetiva prevenir o desvio no comércio de forma enganosa, o passing off dos produtos de um como se os de outro fossem.
De acordo com James Love Hopkins, [4]:
Unfair Competition consists in passing off one´s goods as the goods of another or in otherwise securing patronage that should go to another, by false representations that lead the patron to believe that he is patronizing the other person…
Em resumo, nos casos em que há infração ao direito de exclusividade de uso de uma marca, a essência do tipo consiste em venda (ou tentativa) de um produto ou serviço de um como se de outro fosse, o que ficou então conhecido como passing off, dentro da concorrência desleal.
Por outro lado, teoricamente, nem sempre que existe a concorrência desleal há a questão marcária, já que aquela pode acontecer com relação a nomes comerciais, embalagens de produtos e outras práticas desleais. Por sua abrangência e, para facilitar, geralmente se fala em concorrência desleal quando não há marca envolvida, deixando-se a questão marcária no direito de marca. Ou pelo menos a questão era assim tratada.
Com a evolução do Direito nos EUA, hoje comumente se diz que um direito complementa o outro e que a infração a ambos configura passing off, mas, em que pese o assunto estar sendo tradado de forma mais conjunta, o entendimento de que a marca comercial (TRADEMARK – Marca federal) é uma fonte não ambígua, da qual se presumem direitos sem a necessidade de tanta comprovação (no que se refere à necessidade de confusão ou dano, por exemplo), e de que a concorrência desleal trata de sujeitos de direitos mais distintivos e ambíguos, ainda permanece.
Portanto, em que pese a lei federal nos EUA entregar ao titular força executória, com possibilidade de ações judiciais perante a corte federal, no caso de concorrência desleal, há a necessidade de se provar mais conexões, como a competição injusta, ambiguidade, decepção etc., sendo assim abraçada pela Corte Estadual.
Um tema interessante que abrange concorrência desleal e direito marcário, ou o passing off por sua complexidade, incidente diretamente no design de produtos, é o trade dress, conhecido como o visual total de um produto (inclusive o formato e desenho do produto em si), de uma embalagem ou de ambos. As decisões acerca do assunto nos EUA também foram se desenvolvendo com base no uso e seus efeitos.
Exemplo emblemático para destacar as características citadas, é o do caso norte-americano Pepperidge Farm vs. Trader Joe´s.[5] A Pepperidge Farm é conhecida por seus biscoitos Milano com formato oval e recheio de chocolate belga envolvidos em cestinhas de papel manteiga, vendidos em embalagens bastante trabalhadas, tonando-se muito popular nesse formato na década de 1990, como ilustrado abaixo:
Posteriormente, ainda com embalagens externas em papel bem trabalhadas, com abertura na parte superior, os biscoitos passaram a ser vendidos em cestas de plástico.
Anos depois, o Trader Joe´s passou a vender em suas lojas um biscoito com formato e gosto parecidos e também com recheio de chocolate belga. Em sua embalagem, também mostrava os biscoitos em cestinhos de papel, fazendo uma clara referência às utilizadas pelos biscoitos Milano até a década de 1990, como ficaram conhecidos. Na comparação dos produtos:
Como é notório, o Trader Joe´s é conhecido por vender produtos similares através de marcas próprias, assim, o consumidor, ao entrar em suas lojas, teoricamente sabe que não encontrará nelas marcas mais conhecidas, originais, mas produtos com tendência parecida.
Entretanto, na ação movida pela Pepperidge Farm, questionou-se que havia algo mais que uma mera tendência, pois, na somatória dos detalhes que formavam os produtos, muitos elementos dos Biscoitos Milano estavam presentes no do Trader Joe´s, como o tipo de embalagem (com abertura na parte superior), cor, gosto, textura, ingredientes dos biscoitos e até mesmo a foto com a famosa cestinha de papel que, em que pese não mais utilizada na atualidade, se tornou muito famosa e referência dos produtos da Pepperidge Farm para os consumidores.
O caso foi encerrado em março de 2016 através de um acordo mútuo, em que o Trader Joe´s se comprometeu a diversas mudanças na embalagem, biscoito e cores, sendo a ação retirada pela Juíza distrital norte-americana Alvin Thompson, do distrito de Connecticut.
Apesar do acordo, o processo acima chamou à atenção a riqueza da questão do trade dress, influenciando na forma de se pensar sobre os limites da cópia através do uso dos elementos de design de um produto.
Outro caso que vale a pena ser destacado é o Hersheys Vs William-Sonoma[7]:
(Barra de Chocolate Hershey´s)
(Fôrma para Brownie da Williams Sonoma)
A barra de chocolate retangular da Hershey´s, com 12 retângulos menores com cantos arredondados e seu nome escrito em baixo relevo no meio são bastante conhecidos e têm mais de 100 anos no mercado mundial, tendo adquirido distintividade e gozado de proteção marcária desde pelo menos 1968 nos EUA.
A Williams Sonoma, conhecida por seus utensílios domésticos, passou a vender uma fôrma de brownie (mas que pode servir para fazer chocolates) em formato muito parecido com os da Hershey´s. Neste caso, não apenas a cor da fôrma, mas o formato e o número de retângulos (4×6) justificaram a inquietação e demanda judicial pela Hershey’s.
O caso, de 2010, também se encerrou com um acordo (perante a Corte Federal de Harrisburg-Pensilvânia, EUA), mas trouxe novamente à tona a discussão sobre o que pode ser considerado uma marca e os limites da concorrência desleal que são, em ambos os casos já expostos, assuntos delineados permanentemente pelas decisões judiciais naquele país.
Estaria o Trader Joe’s se aproveitando de algo maior que uma tendência? E a Williams Sonoma, poderia se utilizar, ainda que sem desvio de clientela, de um design que se tornou uma marca pelo uso insistente e eficiente por anos no mercado?
Enquanto no primeiro caso vê-se clara incidência na concorrência desleal, no da Hershey’s, por não estar presente uma concorrência direta, há uma afetação mais evidente do direito marcário, estando, no entanto, ambos relacionados ao Trade tress. Os dois são uma singela ilustração de como há uma correlação inseparável entre todas essas áreas e a definição de tendências pelo uso nos EUA, o que faz da propriedade intelectual um campo de atuação mutável e interessante.
As decisões norte-americanas se tornam bons pontos de análise pois, em que pese as presunções de propriedade trazidas pelo registro federal da marca, as decisões das Côrtes daquele país são mais baseadas no uso, sem sofrerem tanta influência dos registros. Como o uso está em constante movimento, as decisões nele baseadas trazem material rico e infindável para debates. As TRADE MARKS são nos EUA um escopo menor das MARCAS, não absorvendo a princípio nomes descritivos, embalagens, Indicações geográficas, nomes empresariais etc.
Os designs de Produtos aqui lembrados não são marcas técnicas, portanto, foram trazidos pela Concorrência Desleal da Common Law, de cujas decisões houve (e há) grande evolução acerca da interpretação e ressignificação do que é o direito marcário. Neste caso, os designs de produtos provavelmente seriam excluídos do eixo central e mais limitado das TRADE MARKS se não fosse a amplitude de ditas decisões.
Os deisgns nos EUA também são protegidos pelas Patentes de Desenho (Design Patents), mas foi o trade dress que acabou por entregar a maior amplitude na proteção dos produtos e da forma com a qual uma empresa pode se “vestir” para vende-los ao público consumidor, ou, conforme bem explicado por ABBOT, COTTIER e GURRY:
“Trade dress” generally reffers to the distinctive appearence adopted by a business for its products or services and is a form of trademark and unfair compatition protection. Trade dress may take the form of a registered trademark, but it may also be the subject of unregistered common law trademark protection[8]/ [9].
Ainda sobre trade dress, é marcante como nos EUA tivemos importante evolução sobre o questionamento da necessidade de aquisição do secondary meanin para além da distintividade inerente do produto ou embalagem – que por suas próprias características pode se diferenciar das demais, ou, em outras palavras, não é meramente descritivo – para a proteção sob o § 43(a) do Trademark Act de 1946 (Lanham Act)[10].
Lembrando que, para que um sinal possa servir como marca, ele deve conseguir distinguir produtos ou serviços. Conforme previsto na Lei da Propriedade Industrial brasileira (LPI – Lei 9.279/96, artigo 122), bem aplicável no presente recorte, deve ser um sinal distintivo visualmente perceptível[11], assim, um termo genérico, descritivo, comumente utilizado para certo produto ou serviço, seria incapaz de distinguir um produto do outro, suas origens ou fabricantes. Se uma pessoa disser que quer um computador, simplesmente, não se poderá saber qual computador ou de que empresa ela o deseja. A palavra” computador”, não consegue distinguir os produtos computadores e não poderia ser uma marca própria para eles. Poderia ser distintiva para outros produtos, entretanto, com os quais não tivesse uma conexão inerente, natural.
Já uma marca é inerentemente distintiva quando possui elementos arbitrários, fantasiosos, ou sugestivos que não têm uma conexão direta com um produto ou serviço[12]. Seriam elementos desnecessários, que a enfeitam, sem uma ligação inerente àqueles produtos ou serviços. “If the mark is inherent distincive, the trademark holder does not need to prove that consumers indentify it with its product”[13].
É possível, porém, que um termo descritivo adquira uma distintividade suficiente para se tornar uma marca registrada. Neste caso não se trata de uma distintividade inerente (como acima), mas adquirida pelo proprietário (ou usuário) através de um uso de tal forma eficiente que aquele termo acaba por ser associado diretamente com os produtos dele apenas. Em outras palavras, aquele termo comum adquiriu uma outra significação, ou o secondary meaning.
Desdobramentos dessa discussão podem ser ilustrados com diversos casos, dos quais trazemos o TWO PESOS, INC., PETITIONER v. TACO CABANA, INC., conforme comparações a seguir:
(À esquerda, a autora Two Pesos e, à direita, a ré, Taco Cabana)
A detentora da cadeia de restaurantes mexicanos Two Pesos processou a rede Taco Cabana por infração a Trade dress com base no parág. 43(a) do Trademark Act de 1946 (Lanhan Act) em abril de 1992.
O caso chegou à Côrte de Apelação do 5º. Circuito e trouxe aspectos relevantes em sua decisão, não apenas pela consideração do Trade dress para o aspecto total do comércio, incluindo fachada, layout, cores, posições etc., mas também pela forte comparação e aproximação do trade dress à marca, com o entendimento de que, quando o trade dress é inerentemente distintivo (como em uma marca registrada) não há a necessidade de que ele adquirira o secondary meaning, já que o próprio trade dress em si é capaz de identificar produtos ou serviços como vindos de uma fonte específica. Considerou a Corte, que a mesma função da marca de tentar prevenir a concorrência desleal se aplica ao trade dress. [14]
Viu-se nos EUA, conforme muito brevemente ilustrado acima, inclusive na revisão da Lei de marcas de 1988 pelo Congresso norte-americano, uma codificação federal da interpretação legal mais ampla vinda da jurisprudência do parág. 43 do Lahan Act, tendo, dentre outros aspectos, estendido a qualquer violação do parágrafo 43(a) provisões que antes apenas se aplicavam a marcas registradas[15].
E a discussão não para por aí, pois o design de um produto e de uma embalagem podem ir além do ornamental. Podem ter uma funcionalidade e, assim, colidir com a Lei de Patentes. Uma primeira separação não parece ser difícil pois, aparentemente, quando se trata do ornamental, está-se referindo ao Design e, quando se trata da funcionalidade, de patente. Na teoria, se há uma funcionalidade técnica, ela não poderia proteger o design.
Porém, muitas vezes a separação não é simples. Por exemplo, e se o design de um produto é resultado direto (e mesmo obrigatório) de uma patente para processo e máquina, já em domínio público, que já pode ser utilizada por qualquer um? Bem, essas são questões para um outro recorte.
Autor: Mauricio Serino Lia
www.liaebarbosa.com.br
[1] US_ United States Code_Office of the Law Revision Counsel_em: https://uscode.house.gov/browse.xhtml, acessado em 01.08.2020.
[2] Idem, em: https://uscode.house.gov/browse/prelim@title15/chapter22/subchapter1&edition=prelim
[3] Idem: https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title15-section1091&num=0&edition=prelim
[4] HOPKINS, James Love, The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition par. 1, at 1-2, (2nd edn., 1905),
[5] https://www.nytimes.com/2015/12/05/business/pepperidge-farm-files-trademark-suit-against-trader-joes-over-cookies.html https://www.confectionerynews.com/Article/2016/04/04/Pepperidge-Farm-dismissed-lawsuit-against-Trader-Joe-s#:~:text=Pepperidge%20Farm%20has%20withdrawn%20its,Alvin%20Thompson%2C%20on%20March%209. https://money.cnn.com/2016/03/31/news/companies/trader-joes-milano-pepperidge-farm/index.html
[6] https://www.d[elish.com/food-news/a45081/pepperidge-farms-sues-trader-joes-over-milano-cookies/
[7] https://www.sandiegouniontribune.com/sdut-hershey-sues-william-sonoma-over-baking-pan-shape-2010may19-story.html e
[8] Abbot, F.M., Cottier, Thomas, Gurry, Francis, International Intellectual Property in an Integrated Economy, CCH Incorporated, Wolters Klumer, 2015. Pág. 775.
[9] Tradução livre ao português feita pelo autor. Trade dress geralmente se refere à aparência distintiva adotada por um negócio para os seus produtos ou serviços e é uma forma de marca de comércio e proteção à concorrência desleal. Trade dress pode obter a forma de uma marca de comércio registrada, mas ela também poderá ser objeto de proteção de marca não registrada pela common law.
[10] “Any person who shall affix, apply, or annex, or use in connection with any goods or services, or any container or containers for goods, a false designation of origin, or any false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same, and shall cause such goods or services to enter into commerce, and any person who shall with knowledge of the falsity of such designation of origin or description or representation cause or procure the same to be transported or used in commerce or deliver the same to any carrier to be transported or used, shall be liable to a civil action by any person doing business in the locality falsely indicated as that of origin or in the region in which said locality is situated, or by any person who believes that he is or is likely to be damaged by the use of any such false description or representation.” 15 U.S.C. § 1125(a) (1982 ed.)., anteriormente à emenda de 1988. O título 15 do Commerce and Trade Code dos EUA, em seu parág. 1125 (a) atual diz: 15 U.S. Code § 1125.False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden.
(a)Civil action
(1)Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—
(A)is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or
(B)in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities,
shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.
(2)As used in this subsection, the term “any person” includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.
(3)In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.
[11] BRASIL, Lei 9.279/96. Art. 122: Art. 122. “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Acessado em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm no dia 08/08/2020.
[12] Abbot, F.M., Cottier, Thomas, Gurry, Francis, International Intellectual Property in an Integrated Economy, CCH Incorporated, Wolters Klumer, 2015. Pág. 354.
[13] Idem.
[14] Legal Information institute, Cornell Law School acessado em 02/08/2020, Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992), em https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZS.html
[15] Idem, Desembargador Stevens, seguindo o voto no caso TWO PESOS, INC., PETITIONER v. TACO CABANA, INC. em: https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZC1.html#FN17 acessado em 04/08/2020.