Trata-se de apelações e recurso adesivo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para declarar que a empresa autora fez uso da marca nominativa PAMPAS na identificação de serviços de alimentação durante o período compreendido entre 28/01/1994 a 28/01/1999, e decretar a nulidade do ato administrativo do INPI que determinou a extinção do registro marcário nº 812.046.196, relativo à marca nominativa PAMPAS.
Inicialmente, rejeitou o douto Juízo a quo a preliminar de falta de legítimo interesse da empresa-ré, requerente da caducidade, por entender que a mesma estava regularmente representada, bem como que restou demonstrado o legítimo interesse para o requerimento.
Outrossim, rejeitou a alegação da empresa-autora no sentido de que a prorrogação do registro objeto da caducidade seria elemento prejudicial ao exame da condição extintiva, eis que o art. 133 da LPI indica que a prorrogação da marca se dá de maneira quase que automática, desde que cumpridos certos requisitos procedimentais (obediência ao prazo legal, pagamento da retribuição específica).
No mérito, concluiu que a empresa autora logrou demonstrar a utilização do signo PAMPAS, ainda que utilize outro signo com maior intensidade (PORTEIRA DOS PAMPAS).
Acrescentou que a empresa autora fez uso da marca nominativa PAMPAS na identificação de serviços de alimentação durante o período compreendido entre 28/01/1994 a 28/01/1999.
Em suas razões de apelação (fls. 455/460), insurge-se a CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL LTDA. contra a mencionada sentença, sustentando que não houve a comprovação cabal do uso da marca PAMPAS, de forma isolada, razão pela qual merece ser mantido o ato administrativo do INPI que determinou a extinção do registro marcário nº 812.046.196, relativo à aludida marca nominativa.
Defende, ainda, que é injusta e despropositada a sua condenação nas verbas de sucumbência, tendo em vista que quem deu causa ao procedimento ao procedimento judicial foi o INPI, tanto pelo fato de ter indeferido o pedido da apelada, quanto pelo fato de ter deferido o pedido da apelante.
Apelação do INPI às fls. 463/469, pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que a simples comprovação de eventual uso da marca PORTEIRA DOS PAMPAS, da qual a empresa-autora também é titular, não serve para demonstrar o uso da marca PAMPAS, sobre a qual se controverte nos presentes autos.
Aduz que não era possível deduzir, pelas provas apresentadas administrativamente, o uso efetivo da marca PAMPAS.
Propugna, ainda, que não é admissível que o Poder Judiciário, substituindo a Administração Pública, reconheça que não ocorreu a caducidade da propriedade de uma marca, com base em documentos que sequer foram apresentados administrativamente perante a autoridade competente para decidir sobre a matéria.
Nesse sentido, alega que o Poder Judiciário somente poderia ter anulado o ato administrativo do INPI que determinou a extinção do registro em tela, se esse ato tivesse sido realizado com ofensa à lei.
Contra-razões de Churrascaria Porteira dos Pampas Ltda. pela manutenção da sentença (fls. 472/481), afirmando que sendo o registro marcário objeto da lide um registro concedido na forma nominativa, está o seu titular autorizado a usar a expressão “PAMPAS”, sob quaisquer outras formas.
Assevera, ainda, que o fato de também ter registrado a marca PORTEIRA DOS PAMPAS não pode ser utilizado para dizer que a marca PAMPAS se encontrava abandonada.
Recurso Adesivo apresentado pela Churrascaria Porteiros dos Pampas Ltda. (fls. 483/491), alegando que, embora tenha havido a procedência da demanda por um dos fundamentos apresentados, pugna pela devolução ao Tribunal do exame dos demais pedidos e fundamentos suscitados, quais sejam a nulidade do pedido de caducidade por falta de documento essencial para a prática do ato e a ilegitimidade da empresa-ré para requerer a caducidade.
Contra-razões do INPI (fls. 496/499), rogando pelo desprovimento do recurso da autora.
O Ministério Público se manifesta pela não intervenção no feito (fls. 503/505).
É o relatório.
LILIANE RORIZ
Relatora
VOTO
Inicialmente, cabe salientar que analisarei a remessa necessária, inobstante o Juízo a quo não tenha feito observação quanto à incidência desta na parte final de sua sentença.
No caso em tela, a empresa-autora – CHURRASCARIA PORTEIRA DOS PAMPAS LTDA. – ingressou com ação ordinária requerendo a procedência dos seguintes pedidos: 1) Declaração de nulidade do pedido de caducidade formulado pela Churrascaria Estrela do Sul Ltda., no âmbito administrativo, por ausência de documento essencial a legitimar a sua representação processual, com a conseqüente nulidade dos atos administrativos subseqüentes; 2) Declaração de que a CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL LTDA. não possuía, em 28/01/1999, legitimidade para requerer a caducidade do registro de marca da autora; 3) Declaração de que é vedado ao INPI conceder a prorrogação do registro marcário após a apresentação do pedido de caducidade, por prejudicar a apreciação do mesmo, à luz do que dispõem os artigos 5º, inciso XXXVI, da CF, e 133, § 1º da LPI; e 4) Declaração de que a autora fez uso da marca nominativa PAMPAS na identificação de serviços de alimentação durante o período compreendido entre 28/01/1994 a 28/01/1999, bem como a declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que determinou a extinção do registro marcário nº 812.046.196, relativo ao referido signo.
Começo examinando a alegação de ilegitimidade da segunda ré para o pleito de caducidade da marca em tela, no âmbito administrativo.
O art. 143 do LPI menciona que “caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse”.
Nesse particular, entendo que não há como negar o legítimo interesse da empresa que pleiteou a declaração da caducidade, considerando que a mesma foi titular do registro nº 816.759.707, relativo à marca mista “LOS PAMPAS CHURRASCARIA”, declarado nulo, com base no art. 124, inciso XIX, da LPI, em virtude da existência da anterioridade impeditiva da marca que ora se examina, de titularidade da empresa-autora.
Dessa forma, a declaração de caducidade da marca “PAMPAS” da autora implica na retirada dos óbices legais à concessão da marca à ré, emergindo daí o seu legítimo interesse.
Quanto à alegada nulidade do pedido de caducidade, por ausência de documento essencial a legitimar a sua representação processual, como bem ressaltado pela douta Juíza a quo, “inexiste ilegitimidade processual no ato do requerimento de caducidade, eis que a empresa ré estava regularmente representada na ocasião, não havendo qualquer impugnação a respeito no procedimento administrativo” (fls. 449).
Ademais não há na legislação qualquer menção à necessidade de algum documento essencial ou especial para conferir legitimação, no âmbito administrativo, para o eventual requerente da caducidade de um signo.
No que se refere ao requerimento de declaração de que o fato de o INPI conceder a prorrogação do registro marcário após a apresentação do pedido de caducidade prejudica a apreciação do mesmo, melhor sorte não merece tal pretensão autoral.
O procedimento administrativo de prorrogação não envolve em seu bojo a comprovação pelo titular do uso do signo protegido, uma vez que o pedido é instruído tão-somente com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição, conforme disposição do § 1º do art. 133 da LPI, inferindo-se, pois, que não tinha o INPI como avaliar esse aspecto nesse momento.
Ultrapassados tais pontos preliminares, prossigo examinando a questão propriamente do desuso da marca.
O instituto da caducidade consiste em uma das formas de extinção do registro de uma marca, objetivando impedir que registros sejam mantidos em pleno vigor, embora sem uso efetivo.
Como é sabido, aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuídos pelo registro no órgão marcário, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da propriedade, ora estabelecida na Constituição Federal.
Para se dirimir sobre a regularidade ou não da caducidade decretada pelo INPI, devem ser avaliados todos os requisitos legais para sua decretação, ou seja, aqueles constantes dos arts. 142 a 146 da LPI (Lei n. 9.279, de 14/05/1996), vez que a decisão do órgão se deu ainda sob a égide dessa norma.
São eles: 1º) o desuso da marca pelo prazo de cinco anos; 2º) o requerimento da caducidade, por parte de qualquer interessado em explorar a mesma marca, no mesmo segmento mercadológico; 3º) a não comprovação, por parte do titular da marca, de um motivo de força maior a justificar o desuso.
Quanto ao segundo requisito – pelo qual inicio, por inexistir controvérsia a respeito – a 2ª Ré (CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL LTDA.) requereu efetivamente a caducidade do registro em questão, em 28/01/1999, conforme informa a própria autora, em sua exordial (fls. 75/81).
Quanto ao primeiro requisito – o desuso da marca –, consiste o mérito da questão em se definir se são provas suficientes para demonstrar o uso efetivo da marca, elidindo a caducidade do registro, os seguintes meios:
· Notas fiscais emitidas no período entre 1995 e 1999, (fls. 99/115 e 135/184).
· Convites emitidos pela empresa-autora (fls. 198/199)
· Folhetos promocionais de seus serviços (fls. 200/218, 324/335, 356/373, 379/380).
· Papéis relativos a orçamentos efetuados para clientes (fls. 237/275, 281/317, 336/349)
· Recibos relativos a aviso prévio de férias de empregados (fls. 276/280)
· Papéis relativos a correspondências externas (fls. 318/323, 350/355, 374/378).
Nessa seara, faz-se mister anotar que, tanto a jurisprudência administrativa do INPI, quanto à dos tribunais, são pacíficas no sentido de aceitar as notas fiscais como prova efetiva do uso da marca.
Ocorre que, mediante um exame comparativo da marca em questão (PAMPAS) com aquela aposta nas notas fiscais mencionadas (PORTEIRA DOS PAMPAS), é possível vislumbrar que não se trata efetivamente do mesmo signo.
Em outras palavras, não se trata da reprodução da marca PAMPAS, mas sim da marca PORTEIRA DOS PAMPAS, ambas de titularidade da empresa-autora e de apresentação nominativa.
Com efeito, se a expressão “PORTEIRA DOS PAMPAS” não fosse registrada pela mesma empresa, poderia até se argumentar que o termo “PAMPAS” estaria sendo utilizado como elemento característico daquela, mas se as duas são registradas separadamente, a titular tem a obrigação de comprovar a utilização das mesmas de forma apartada e como originalmente concedidas, visto que estamos diante de dois privilégios.
Contudo, ao examinar os demais documentos (orçamentos, folhetos promocionais, recibos de aviso prévio de férias de empregados e papéis relativos a correspondências externas), verifica-se a aposição da marca “PAMPAS” de forma individualizada, ainda que em caráter secundário em relação ao signo “PORTEIRA DOS PAMPAS” , que aparece sempre com maior destaque.
O próprio INPI, autarquia responsável pelo registro marcário, reconheceu a demonstração de utilização efetiva da aludida marca nesses documentos às fls.438:
” (…) alguns dos novos documentos apresentados demonstram o uso da marca “PAMPAS” pela autora, muito embora, por diversas vezes, não como marca principal, já que a expressão CHURRASCARIA PORTEIRA DOS PAMPAS parece cumprir tal função.
(…)
Entre as diversas propostas (sic) de orçamento, correspondências trocadas com outras empresas e comissões de formatura e cardápios disponibilizados aos clientes, nota-se que a marca “PAMPAS” aparece tanto na forma de “marca d’água” como também em rodapés dos papéis timbrados. Os demais documentos foram descartados como prova de uso ou por não fazerem parte do período investigado ou por não haver meio de comprovar a data de emissão ou ainda por não ser possível ler ou ainda por não se encontrar impressa em nenhuma parte visível a marca “PAMPAS”.
Adotando a mesma linha de raciocínio, ponderou a douta Juíza a quo no sentido de que “do exame da documentação apresentada perante o Judiciário, julgo que a empresa autora logrou demonstrar a utilização do signo PAMPAS, ainda que utilize outro signo com maior intensidade (PORTEIRA DOS PAMPAS)”.
Quanto ao terceiro requisito – a força maior para o desuso – não cabe examiná-lo, uma vez que nem mesmo se cogitou de tal argumento.
Assim, entendo que restou devidamente comprovada a utilização da marca “PAMPAS” no período investigado.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa e aos apelos da CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL LTDA. e do INPI e ao recurso adesivo da CHURRASCARIA PORTEIRA DOS PAMPAS LTDA., para manter in totum a sentença de 1º grau.
É como voto.
LILIANE RORIZ
Relatora
V O T O V E N C I D O
I – Não há direito ao registro e apropriação exclusiva de termos e expressões que assinalam a origem do produto ou serviços, haja vista que desprovidos de suficiente distintividade.
II – Nenhuma churrascaria tem direito à exclusividade do nome geográfico “pampas”, de forma simples ou em composição com outra denominação.
III – O conhecimento dessa matéria, em feito no qual se objetiva a invalidação de ato administrativo que decretou a caducidade daquele registro de marca, dá-se de ofício e o seu acolhimento prejudica a apreciação do mérito propriamente dito.
Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária, apelação e recurso adesivamente interposto de r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido “para declarar que a empresa autora fez uso da marca nominativa PAMPAS na identificação de serviços de alimentação durante o período compreendido entre 28.01.1994 a 28/01/1999, e decretar a nulidade do ato administrativo do INPI que determinou a extinção do registro marcário nº 812.046.196 relativo à marca nominativa PAMPAS.”
No primeiro recurso, interposto pela Churrascaria Estrela do Sul Ltda. (fls. 455-460), pugna-se pelo reconhecimento da validade do ato administrativo, sob o argumento de que a prova de uso produzida administrativamente não é suficiente para a finalidade da propriedade industrial; sendo certo que “somente em Juízo é que apresentou novos documentos, os quais se inferiu o uso da marca, ainda que não da forma originalmente concedida e nem mesmo como marca principal. Essa circunstância configura decadência da pretensão da Apelada. Com efeito, da sua inércia em apresentar documentos comprobatórios do uso da marca, decorreu a decadência, qual seja o perecimento de um direito, pelo decurso do prazo prefixado para o seu exercício.”
Já o recurso do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI (fls. 464-469), objetiva-se a reforma da sentença e a conseqüente improcedência do pedido, sob o fundamento de que não foi comprovado pelo titular do registro respectivo, a Churrascaria Porteira dos Pampas Ltda., o uso efetivo da marca nominativa PAMPAS.
Por fim, na apelação adesivamente interposta, faz-se alusão à própria invalidade do requerimento administrativo de caducidade do registro, porquanto aquele que assim requereu, a Churrascaria Estrela do Sul Ltda., o fez sem demonstrar o seu interesse jurídico na questão. No mais, diz-se que “com a extinção do primeiro decênio de proteção e respectiva prorrogação, o registro marcário entrou num novo ciclo de vigência, tornando prejudicado o processo que examinava a extinção por eventual falta de uso.”
Em seu voto, a Eminente Relatora, Desembargadora Liliane Roriz (fls. 507-514), após admitir a remessa necessária como interposta, entendeu por bem negar provimento aos apelos, sob o argumento de que comprovou-se efetivamente o uso da marca PAMPAS no período investigado, razão pela qual é ilegal o ato que decretou a caducidade do registro respectivo. Em sua fundamentação, aduziu a d. magistrada que “se a expressão “PORTEIRA DOS PAMPAS” não fosse registrada pela mesma empresa, poderia até se argumentar que o termo “PAMPAS” estaria sendo utilizado como elemento característico daquela, mas se as duas são registradas separadamente, a titular tem a obrigação de comprovar a utilização das mesmas de forma apartada e como originariamente concedidas, viso que estamos diante de dois privilégios. Contudo, ao examinar os demais documentos (orçamentos, folhetos promocionais, recibos de aviso prévio de férias de empregados e papéis relativos a correspondências externas), verifica-se a aposição da marca “PAMPAS” de forma individualizada, ainda que em caráter secundário em relação ao signo “PORTEIRA DOS PAMPAS”, que aparece sempre com maior destaque.”
É o breve relatório. Passo ao voto.
No caso vertente, conquanto o tema tratado seja respeitante ao ato administrativo que decretou a caducidade de registro da marca nominativa PAMPAS, entendo que há questão prévia a ser examinada de ofício por este órgão julgador, que é respeitante à própria legalidade daquele registro.
É sabido que, dentre os requisitos que autorizam o registro está a distinguibilidade, pelo qual devem os termos ou expressões utilizados para tal fim ser dotados de certo grau de criatividade, em relação aos produtos ou serviços assinalados e orienta as ditas cláusulas de irregistrabilidade previstas no art. 124 da Lei 9.279-96, de forma a se evitar, no mercado consumidor, a confusão.
No caso dos autos, é indene de dúvidas que o termo que designa a marca cuja caducidade se objetivou reconhecer, e efetivamente se reconheceu, em sede administrativa – PAMPAS – está associada diretamente à atividade ou o serviço que se pretendeu identificar. Ou em dizeres mais simples, o termo PAMPAS está umbilicalmente ligados às coisas do Sul, e é certo que o serviço de churrascaria tem lá a sua origem, donde se constata a ausência de suficiente distintividade para a proteção marcária inicial. E se assim se constata, penso que aquele termo nunca poderia ter sido objeto de apropriação por um único titular, porquanto haveria sim, por esse último, um aproveitamento parasitário, um oportunismo capitalista.
Aliás, essa é a previsão expressa contida no inciso VI do art. 124 da citada Lei 9.279-96, que diz não ser registrável como marca “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;” Previsão que tem por finalidade evitar que um signo marcário venha a ser concedido em relação direta com os produtos ou serviços assinalados, de forma a outorgar ao detentor do primeiro registro um monopólio indevido, na medida em que seria detentor de uma marca, cujo elemento nominativo, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento merceológico. Nesse sentido, a doutrina abalizada do Mestre José Carlos Tinoco Soares:
“As denominações genéricas não são suscetíveis de se constituírem em marcas industriais porque sua denominação está intrinsecamente, ligada ao produto, designando o seu gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade.
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Para acrescentar podemos dizer que VULGAR é a denominação que se incorporou à linguagem do povo sem indicar essencialmente o produto.”
(in “Comentários ao Código da Propriedade Industrial”. São Paulo: Editora Resenha Universitária, 1981, p. 170)
No mesmo sentido observa Denis Borges Barbosa:
“Reservadas em muitos países a um registro secundário, certas marcas sem maior distintividade são aceitas, embora tenham relação com o produto ou serviço a ser designado. Tal relação não pode ser direta (denotativa), por exemplo, “impressora” para impressoras, mas indireta ou conotativa, como por exemplo, as que evoquem o elemento marcado . A jurisprudência tem sido bastante variada neste contexto, tanto aqui como no exterior, e quase qualquer resultado pode ser obtido numa discussão nesta área.
(in “Uma Introdução à Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 817)
Ainda o aresto abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.
I – O fato de terem as marcas o mesmo radical – “Delta” não implica, por si só, que haja colidência entre elas, mesmo porque vários produtos possuem este radical.
II – Descabe tutela antecipada para suspender os efeitos de registro de marca, quanto não se mostre evidente a ilegalidade do ato administrativo, mesmo porque no processo de registro há ampla oportunidade de impugnação pelos interessados. Falta, no caso, sobretudo o requisito de prova inequívoca da colidência das marcas.
II – Agravo de instrumento improvido.”
(TRF 2ª Região, AG 61688, DJ 21-06-2001, Relator Juiz Cruz Netto – grifo nosso)
Coisa diversa, entretanto, dá-se se a sua identificação, no respectivo segmento, decorre de um caráter inédito da marca, caso em que há de ser mantida a tutela e, via de conseqüência, garantido o uso exclusivo do vocábulo pelo seu titular. Ocorre o fenômeno, v.g., com as marcas KODAK, XEROX, COCA-COLA, que foram construídas com o propósito único de serem vocacionadas para a finalidade de identificar produtos os serviços do seu titular, às quais se pode atribuir a qualidade de “marca forte” e, por conta disso, alcançar um potencial máximo, uma efetiva tutela da propriedade industrial.
De fato, não há que falar em proteção marcária e, via de conseqüência, exclusividade do uso, de termos e expressões que guardam íntima ligação com o serviço ou a atividade que pretende distinguir, usualmente conhecidos como termos evocativos. Marcas que valem-se dos mesmos, vistas isoladamente, são consideradas fracas, exatamente por não preencherem requisito necessário à obtenção do direito de registrar e, pois, devem receber a proteção de marca fraca.
Ex positis, uma vez configurada a impossibilidade absoluta do direito ao registro da marca PAMPAS e, via de conseqüência, do seu uso exclusivo para assinalar serviços de churrascaria, – registro esse que foi reconhecido caduco pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e cujo ato nestes autos se pretendeu invalidar –, por força da remessa necessária, tida por interposta, é que peço vênia para dissentir da Relatora e votar pelo seu provimento e, assim, julgar improcedente o pedido. Honorários de sucumbência a serem pagos aos vencidos, fixados em 10% (dez por cento) pro rata sobre o valor atualizado da causa.
TRF da Segunda Região. Processo nº 2006.51.01.518960-0